Protección del conocimiento

Se puede dar alguna confusión con la terminología ya que fuera de España, los derechos sobre la propiedad intelectual, lo que en inglés se denomina Intellectual Property Rigths (IPR) incluye dos subconjuntos, la propiedad industrial, que protege las creaciones con utilidad industrial y los derechos de autor, lo que se conoce en inglés por copyrigths.

En España, sin embargo, los derechos de autor se han denominado propiedad intelectual, de manera que estamos denominando una parte como se denomina el todo y eso da lugar a confusiones.

La Propiedad Intelectual referida en su conjunto es la protección que se otorga a todas las creaciones intelectuales, que son activos de carácter inmaterial.

Se trata de proteger el conocimiento y esa protección consiste en un derecho exclusivo, una propiedad, un MONOPOLIO, de manera que un tercero no pueda utilizar ese bien inmaterial si no está autorizado por el titular del derecho. Luego se trata en realidad de un derecho negativo de protección frente a la imitación. El simple hecho de registrar una creación intelectual bien como derecho de autor bien como propiedad industrial no autoriza al titular  a su uso. El titular de la patente, por ejemplo, por el simple hecho de poseerla no tiene derecho a explotarla, puede necesitar otro tipo de autorizaciones, pero si le da derecho a impedir que otros la exploten sin su consentimiento.

La propiedad intelectual incluye derechos de autor y lo que se llama derechos conexos o afines.

Los derechos de autor se conceden sobre creaciones originales intelectuales, literarias, artísticas o científicas: libros, obras dramáticas, traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, programas de ordenador, bases de datos,..

Los derechos conexos o afines se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras, ya que intervienen en el proceso de creación intelectual prestando asistencia a los autores en la divulgación de las obras y contienen creatividad y dimensión técnica.

Por ejemplo, una empresa publicitaria contrata a un artista que crea la letra y música de un anuncio radiofónico, luego contrata un grupo musical para interpretarlo, unos técnicos para producción, grabación y emisoras de radio que lo difundan. Todos los intervinientes en este proceso tienen protección legal. el primero es titular de los derechos de autor y el resto de derechos conexos.

Ambos son derechos independientes pero acumulables.

Se protegen creaciones con utilidad industrial, que pueden ser de tipo técnico, como las patentes y los modelos de utilidad, signos distintivos, como las marcas o los nombres comerciales, diseños industriales, que son dibujos y modelos de carácter industrial, ... variedades vegetales, topografías de productos semi-conductores.

Una misma creación intelectual se puede proteger mediante propiedad intelectual y propiedad industrial. Es el caso de los programas de ordenador que se protegen en España de forma natural a través de la propiedad intelectual pero que, cuando se dan determinadas condiciones, también se pueden proteger mediante propiedad industrial. Son las llamadas invenciones implementadas por ordenador.

Otro caso podría ser un dibujo que puede protegerse mediante propiedad intelectual y ser al mismo tiempo y protegerse como diseño industrial o como marca de un producto. La forma o diseño de un producto va asociada a una marca y la imagen de una empresa.

De hecho en un mismo producto comercial pueden coexistir todos estos derechos.

En realidad la propiedad intelectual no necesita registro, el derecho de autor es automático, nace con la creación de la obra. La publicación de un libro le sirve como certificado de autoría al escritor pero al registrarlo se crea otro mecanismo de prueba. El registro es voluntario, potestativo pero, por lo tanto, conveniente en muchas ocasiones como por ejemplo un programa de ordenador que no se publica.

En el caso de la propiedad industrial, la creación no es suficiente, el derecho sólo se adquiere con el registro.

Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor. Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la misma sin su autorización.

Según la OEPM:

"Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento."

El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio". Se trata, por lo tanto, de un derecho negativo.

La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos.

La normativa española sobre propiedad industrial no dice lo que se puede patentar, sino los requisitos que debe reunir una patente, requisitos de patentabilidad. Son requisitos positivos: Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial

Novedad: No formar parte del estado de la técnica de manera absoluta y universal. En ese estado de la técnica se incluye todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público a nivel mundial.

Actividad inventiva (“inventive step” en inglés): Que el objeto de la patente no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Este requisito en la normativa europea es lo que en EEUU se denomina "non obviousness" que se podría traducir por "falta de obviedad". La evaluación de este requisito constituye la tarea más difícil que debe llevar a cabo un examinador o cualquier profesional que se dedique a las patentes.

Aplicación industrial: Que el objeto de la patente se pueda reproducir reiteradamente a nivel industrial, incluida la industria agrícola.

La Nueva Ley 24/2015, de 25 de julio, de Patentes introduce alguna novedad con respecto a la anterior y es que:

Las invenciones "podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica." Es decir "La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural."

La nueva Ley define el concepto de «materia biológica» como "la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico" y por «procedimiento microbiológico» "cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica."

También introduce expresamente la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

La Ley 24/2015, de 25 de julio, de Patentes establece lo que no es objeto de patente, requisitos negativos. Existen dos tipos de supuestos de exclusión:

NO INVENCIONES

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

Y añade: "solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal."

EXCEPCIONES

1. Que siendo invenciones, su explotación resulte contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Esto de modo general y en particular cita:

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.

b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales.

3. Procedimientos biológicos de obtención de vegetales o de animales.

4. Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, aunque sí los productos (sustancias y composiciones) y los aparatos instrumentos para poner en práctica dichos métodos.

5. El cuerpo humano y sus elementos (incluida secuencia total o parcial de un gen).

6. Una secuencia de ADN sin indicación biológica.

La duración de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

Los derechos de propiedad industrial tienen carácter temporal y territorial.

Existen normas internacionales y convenios entre países para regular las relaciones comerciales.

En el CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS (CUP) de 1883 se establecen principios generales sobre Propiedad Industrial como el PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD  y el PRINCIPIO DE PRIORIDAD.

El principio de territorialidad significa que no existen derechos de propiedad industrial "mundiales". Cada país es responsable de otorgar esos derechos en su territorio y exigir los requisitos que estime oportuno. Uno de esos requisitos que todos los países exigen, eso sí,  es el de la novedad mundial.

Por otro lado, según el Convenio de París, quien deposite una solicitud de patentes de invención en alguno de los países de la Unión, goza, para ejecutar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante un plazo de doce meses. Es decir, los países que firmaron dicho convenio de París consideran la solicitud posterior como depositada en la misma fecha inicial.

Este plazo permite al inventor detener el tiempo para traducir la solicitud de patente en los idiomas de los otros países, y de evitar gastos inútiles por si su invención no fuera tan interesante.

Una idea como tal no se puede patentar pero sí la materialización de esa idea. La idea es sólo el punto de partida. Pensemos que estamos hablando de innovación y en la innovación se dan dos premisas: la creatividad y la acción, es decir, traer la idea que hay en nuestra mente y demostrar su implementación, y por tanto, materializarla proporcionándole un valor industrial y comercial.

Aunque los requisitos que se piden son similares, puede decirse que son menos estrictos para los modelos de utilidad, por lo que se utilizan para proteger invenciones de menor rango inventivo que las patentes. En España la duración de un modelo de utilidad es de 10 años, frente a los 20 años de una patente. Aunque la nueva Ley que entró en vigor el 1 de abril de 2017 exige para los modelos de utilidad la misma novedad mundial que para las patentes, lo que no ocurría en la normativa anterior.

La patente protege una invención, como por ejemplo, un nuevo procedimiento, un método de fabricación, una máquina, un producto.

Pueden protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos con una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

En la nueva Ley se abre el abanico de lo que será protegible como modelo de utilidad que podrá abarcar cualquier producto o composición, incluyéndose por lo tanto también los productos químicos, excepto únicamente aquello que recaiga sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

La diferencia está en el objeto:

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras. A las marcas no se les exige novedad alguna

Por Diseño Industrial se entiende la apariencia u ornamentación de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, formas, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación y que hace que sea visualmente diferente a otro, sin tener en cuenta sus características técnicas o funcionales.

Se pueden proteger como diseño industrial por ejemplo los vehículos, muebles, embalajes, carcasas de aparatos, líneas de objetos, novedades introducidas en los dibujos de telas y papeles…

A los diseños industriales se les exige novedad mundial, es decir, ser totalmente originales y no conocerse divulgación alguna anterior de su creación

Modelo de Utilidad: se protege la forma de un objeto de la que resulta una ventaja técnica.

Diseño Industrial: Se protege la forma de un objeto por su originalidad y el efecto estético que produce. Está destinado exclusivamente a la ornamentación y presentación de los productos.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el diseño industrial.

El sistema de patentes tiene dos funciones primordiales: la protección y la información.

La INFORMACIÓN que proporcionan las patentes es de tipo técnico. Esta información se presenta de manera clara, útil y práctica con descripciones, resúmenes, dibujos y ejemplos prácticos.

Por otra parte, las patentes nos proporcionan información de carácter jurídico, que está presente en las reivindicaciones, ya que en ellas se define el alcance o cobertura jurídica de la patente.

La patente también nos revela información comercial pues se incluye la identidad del inventor o inventores y del titular o titulares del derecho, es decir, de quien ostenta la propiedad de la tecnología.

Además, en los documentos de patente figuran referencias a informaciones relativas a la tecnología, citas que pueden corresponder a otras patentes o a otros documentos divulgativos que forman parte del estado de la técnica.

Y ¿para qué nos puede servir toda esta información?

• Evitar duplicar esfuerzos a la hora de iniciar una línea de investigación.
• Determinar la patentabilidad de la invención, es decir, si cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
• Evitar que cometamos infracciones de patentes ya existentes.
• Estimar el valor de una tecnología.
• Llevar a cabo vigilancia tecnológica, es decir, para conocer lo que hace la competencia, ya que las patentes aportan tanto información sobre nuevas tecnologías como de las tecnologías que existían antes de la invención.
• Conocer las tendencias de la tecnología y la ciencia.
• Identificar mercados.
• Identificar suministradores de tecnologías, productos, etc..
• Identificar tecnologías de libre uso.
• Conocer los sectores emergentes o en declive. La información que contienen las patentes puede ayudar a las empresas y a las Administraciones Públicas a planificar acciones, estrategias, a tomar decisiones, o a hacer seguimiento de un sector concreto.

Sí, existe otra forma de proteger una invención fuera del sistema de patentes y es el famoso SECRETO INDUSTRIAL. ¿En qué consiste? Así como la patente hemos dicho es un contrato entre el Estado y el propietario de una invención, el Secreto Industrial es un Acuerdo de confidencialidad entre varias partes (el inventor, el empresario, los empleados,..)

Por secreto industrial se entiende el conjunto de conocimientos e informaciones técnicas valiosas sobre productos, procedimientos de fabricación, comercialización, prestación de servicios,.. que no son de dominio público y que el empresario necesita seguir manteniendo ocultos porque proporcionan una ventaja competitiva a su empresa. De ahí su valor.

El secreto empresarial se protege fundamental y preferiblemente mediante cláusulas contractuales.

La ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secreto Empresariales regula la figura del Secreto Industrial y es de aplicación a los secretos industriales que puedan surgir en el ámbito de las universidades públicas.

Según la OEPM:

"La diferencia entre optar entre uno y otro sistema consiste en que las patentes ofrecen siempre una mayor seguridad: cualquier persona que sin estar autorizada utilice esta invención podrá ser demandada, conociera o no la existencia de esta patente. En cambio, el secreto industrial ofrece una protección más débil que se limita al derecho a exigir una compensación económica a cualquier persona que esté obligada a respetar ese secreto (básicamente empleados) y lo divulgue o lo utilice en beneficio propio o ajeno. En otras palabras, el secreto industrial tiene sólo una protección contra el espionaje".

Hay que tener en cuenta que si una invención se protege mediante secreto industrial, no existen garantías de que un tercero llegue al mismo resultado o invención de manera paralela.

Así como la patente tiene una caducidad, 20 años, el secreto puede tener una duración indefinida, siempre y cuando se mantenga el acuerdo entre partes pero, si se produce un incumplimiento, una divulgación, es imposible de recuperar.

Patente y secreto pueden no ser excluyentes. Lo son cuando la invención trata de un único objeto técnico, ya que la patente se publica. Pero si lo que se trata es de proteger una invención más el know-how, el "saber hacer" es decir, los conocimientos que se adquieren por experiencia e investigación y que difícilmente pueden ser imitados por terceros, entonces patente y secreto se complementan. Se podría patentar la tecnología y proteger mediante secreto el conocimiento adicional necesario para producir y comercializar esa tecnología de manera exitosa.

• Buscar antecedentes para asegurarnos de la novedad. La OTRI nos ayuda en esto.
• ¡¡¡No publicar antes de patentar!!!
• Comunicar los resultados susceptibles de protección a la Universidad, a través de la OTRI

¿Es incompatible patentar y publicar?

No, no es incompatible, sólo es indispensable hacerlo en el orden correcto: primero patentar, después publicar.

¿Se puede dar a conocer públicamente una invención antes de la presentación de una solicitud de patente?

No, si se quiere obtener la protección legal que otorga una patente. Sólo son susceptibles de protección las invenciones nuevas, es decir, las que no han sido dadas a conocer al público ni en España, ni en el extranjero, ni por escrito, ni verbalmente ni por ningún otro medio; o, lo que es lo mismo, no pueden estar incluidas en lo que se conoce como "el estado de la técnica".

Si es el propio investigador el que ha publicado unos resultados, ¿puede después solicitar una patente con esos mismos resultados?

No. El requisito de novedad es imprescindible en todas las patentes, si un resultado está publicado ya no es nuevo, forma parte del estado de la técnica, tanto si lo ha publicado la misma persona que lo quiere proteger como si lo ha publicado cualquier otra.

¿Qué se considera "publicación"?

Se considera "publicación" cualquier divulgación de la invención, por ejemplo:

- los artículos científicos (on line o en papel) en cualquier revista;

- las comunicaciones a congresos, tanto orales como en formato póster, desde el momento en que se

hace público su contenido (normalmente cuando se hace entrega, al inicio del congreso, de los libros de resúmenes en cualquier formato);

- las tesis doctorales, no en el momento de su defensa, sino desde que se depositan en el departamento para su evaluación;

- la publicación inmediata de las secuencias nucleotídicas o aminoacídicas depositadas en bancos de datos especializados (ES IMPORTANTE seleccionar la opción que ofrecen todos los bancos de datos

habitualmente utilizados de mantener ocultos, es decir confidenciales, los datos hasta una fecha

determinada por los propios inventores; de este modo el depósito de secuencias en un banco de genes o proteínas no afecta a la patentabilidad de una invención porque no forman parte del estado de la técnica).

- cualquier exposición pública de los resultados de la investigación, incluidos los trabajos de fin de Máster o de fin de Grado.

- cualquier información que se ponga a disposición del público en Internet, en papel o por cualquier otra vía.

¿Cuánto dura la tramitación en la OTRI hasta que se presenta la solicitud ante la OEPM?

Entre la presentación del formulario de comunicación de invención completo y la presentación de la

solicitud de la patente suelen transcurrir entre 2 y 4 meses (sin tener en cuenta períodos vacacionales).

¿Cuánto tardan en conceder una patente?

La concesión de una patente por la Oficina Española de Patentes y Marcas puede tardar entre 2 y 4 años. La protección de la misma a efectos de novedad comienza desde la fecha y número de asignación de solicitud ante la OEPM.

¿Se puede negociar un contrato de licencia antes de que sea concedida la patente?

Sí, no es necesario esperar a que se conceda la patente.